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La Cour de justice des Communautés européennes, interrogée à titre préjudiciel, a dit pour droit (C-59/08, 23 avril 2009) que l'article 8, paragraphe 2, de la première Directive n° 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des Etats membres sur les marques, telle que modifiée par l'accord sur l'Espace économique européen, du 2 mai 1992, doit être interprété en ce sens que le titulaire de la marque peut invoquer les droits conférés par cette dernière à l'encontre d'un licencié qui enfreint une clause du contrat de licence interdisant, pour des raisons de prestige de la marque, la vente à des soldeurs de produits tels que ceux en cause au principal, pour autant qu'il soit établi que cette violation, en raison des circonstances propres à l'affaire au principal, porte atteinte à l'allure et à l'image de prestige qui confèrent auxdits produits une sensation de luxe. Viole dès lors les articles L. 713-2 et L. 714-1 du code de la propriété intellectuelle la cour d'appel qui, pour rejeter la demande en contrefaçon formée par le titulaire d'une marque à l'encontre du licencié, retient que le contrat de licence imposait au licencié le respect de certaines modalités de distribution des produits, mais que ces modalités de distribution, si elles sont susceptibles de constituer des services au sens de l'article L. 714-1 du code de la propriété intellectuelle, ne figurent pas au libellé des marques en cause, et que le titulaire ne peut se prévaloir de ce texte pour fonder une action en contrefaçon de sa marque à l'encontre de son licencié qui n'a pas respecté de telles modalités de distribution
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Copad de son désistement envers la société Jim Sohm ; Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la société Copad que sur le pourvoi incident relevé par la société Dior : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Christian Dior couture (la société Dior) a consenti le 17 mai 2000 à la société SIL un contrat de licence de marque pour la fabrication et la distribution de produits de corsetterie marqués Christian Dior ; que la société SIL a vendu à la société Copad, qui exerce une activité de soldeur, des produits revêtus de la marque Christian Dior, ainsi que des produits "dégriffés", alors que le contrat de licence interdisait la vente à des soldeurs ; que la société Dior a assigné les sociétés SIL et Copad en contrefaçon de marque ; Sur les premier et second moyens du pourvoi principal, en ce qu'ils critiquent les dispositions de l'arrêt relatives aux produits dégriffés : Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties : Vu les articles L. 713-2 et L. 714-1 du code de la propriété intellectuelle ; Attendu qu'interrogée à titre préjudiciel dans la présente affaire, la Cour de justice des communautés européennes a dit pour droit (C-59/08, 23 avril 2009) que l'article 8, paragraphe 2, de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, telle que modifiée par l'accord sur l'Espace économique européen, du 2 mai 1992, doit être interprété en ce sens que le titulaire de la marque peut invoquer les droits conférés par cette dernière à l'encontre d'un licencié qui enfreint une clause du contrat de licence interdisant, pour des raisons de prestige de la marque, la vente à des soldeurs de produits tels que ceux en cause au principal, pour autant qu'il soit établi que cette violation, en raison des circonstances propres à l'affaire au principal, porte atteinte à l'allure et à l'image de prestige qui confèrent auxdits produits une sensation de luxe ; Attendu que pour rejeter la demande en contrefaçon de la société Dior, en ce qui concerne les produits revêtus de la marque Dior, l'arrêt retient que le contrat de licence litigieux imposait au licencié le respect de certaines modalités de distribution des produits, mais que ces modalités de distribution, si elles sont susceptibles de constituer des services au sens de l'article L. 714-1 du code de la propriété intellectuelle, ne figurent pas au libellé des marques en cause, et que la société Dior ne saurait se prévaloir de ce texte pour fonder une action en contrefaçon de sa marque à l'encontre de son licencié qui n'a pas respecté de telles modalités de distribution ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, les textes susvisés ; Et sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties : Vu l'article L. 713-4 du code de la propriété intellectuelle ; Attendu que la Cour de justice des communautés européennes a dit pour droit dans le même arrêt que l'article 7, paragraphe 1, de la directive 89/104, telle que modifiée par l'accord sur l'Espace économique européen, doit être interprété en ce sens que la mise dans le commerce de produits revêtus de la marque par le licencié, en méconnaissance d'une clause du contrat de licence, est faite sans le consentement du titulaire de la marque, lorsqu'il est établi que cette clause correspond à l'une de celles prévues à l'article 8, paragraphe 2, de cette directive ; Attendu que pour dire, en ce qui concerne les produits revêtus de la marque, que l'épuisement des droits de la société Christian Dior couture sur ses marques ne s'est pas réalisé, l'arrêt retient que la mise dans le commerce des produits "Dior" litigieux, réalisée avec le seul accord du licencié agissant en dehors du cadre de sa licence, ne saurait donner lieu à épuisement du droit du titulaire sur sa marque ; Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a, en ce qui concerne les produits marqués, rejeté la demande en contrefaçon formée par la société Dior, et dit que l'épuisement des droits de cette société sur ses marques n'était pas réalisé, l'arrêt rendu le 7 avril 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Copad aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux février deux mille dix. MOYENS ANNEXES au présent arrêt. Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Copad. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir constaté que l'épuisement des droits de la société CHRISTIAN DIOR COUTURE sur ses marques n'est pas réalisé, d'avoir dit que la société COPAD INTERNATIONAL a commis des actes de contrefaçon de marques au préjudice de la société CHRISTIAN DIOR COUTURE, et de l'avoir en conséquence condamnée in solidum avec la société SIL à payer à la société CHRISTIAN DIOR COUTURE, la somme de 130.000 euros à titre de dommages et intérêts, d'avoir interdit à la société COPAD d'offrir à la vente, de vendre ou d'exporter des produits constituant la contrefaçon des marques DIOR, ordonné la confiscation de l'ensemble des produits constituant la contrefaçon des marques DIOR ainsi que tous emballages et étiquettes comportant la dénomination CHRISTIAN DIOR ou DIOR encore entre les mains de la SIL ou de la société COPAD, autorisé la société CHRISTIAN DIOR à détruire les stocks de produits contrefaisants aux frais des intimés ; Aux motifs que le contrat de licence conclu entre les sociétés DIOR et SIL prévoyait en son article 8.2 § 5 que « afin de maintenir la notoriété et le prestige de la marque, le licencié s'engage à ne pas vendre à des grossistes, collectivités ou soldeurs, sociétés de vente par correspondance, par le système du « porte à porte » ou de vente en appartement sauf accord préalable écrit du concédant, et devra prendre toute disposition pour faire appliquer cette règle par ses distributeurs ou détaillants » ; qu'il n'est pas contesté que la société SIL a vendu des produits griffés CHRISTIAN DIOR à la société COPAD qui exerce l'activité de soldeur, et qu'il n'était produit par ces dernières aucun accord écrit préalable émanant de la société DIOR ; que tout au contraire la société DIOR produit aux débats une lettre datée du 17 juin 2002 dans laquelle, en réponse à une requête de la société SIL, elle s'oppose catégoriquement à ce que des produits revêtus de sa marque soient commercialisés dans le cadre de vente privées pour des raisons de qualité de la distribution et de prestige de la marque ; que la mise dans le commerce des produits DIOR réalisée avec le seul accord du licencié agissant en dehors du cadre de sa licence, ne saurait donner lieu à épuisement du droit du titulaire sur sa marque tel que prévu à l'article L 713-4 du Code de la propriété intellectuelle ; que la société COPAD qui a acquis des produits DIOR dégriffés ne pouvait avoir connaissance du contenu du contrat de licence en cause, celui-ci n'ayant pas été inscrit au Registre National des Marques ; Alors d'une part, que donne lieu à l'épuisement du droit du titulaire sur sa marque, la mise dans le commerce des produits sous cette marque, effectuée par le licencié, nonobstant la méconnaissance par ce dernier d'une clause du contrat de licence, restrictive de distribution ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article L 713-4 du Code de la propriété intellectuelle ; Alors d'autre part, et en tout état de cause, qu'en l'absence de publication du contrat de licence, les stipulations de ce contrat prohibant la vente des produits à des grossistes ou sociétés de solderie, sont inopposables aux tiers et ne peuvent dès lors faire obstacle à l'épuisement du droit du titulaire sur la marque ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L 713-4 et L 714-7 du Code de la propriété intellectuelle ; Et aux motifs que le « dégriffage » de produits revêtus originellement d'une marque constitue une altération de la nature de ces produits pour lesquels la marque avait été concédée au sens de l'article L 714-1 du Code de la propriété intellectuelle ; qu'en vendant des produits DIOR dégriffés à la société COPAD la société SIL a nécessairement porté atteinte à la marque qui lui avait été concédée celle-ci ne pouvant plus exercer sa fonction de garantie d'origine des produits vendus ; que si la société COPAD qui a acquis des produits DIOR dégriffés auprès de la SIL ne pouvait avoir connaissance du contenu du contrat de licence en cause celui-ci n'ayant pas été inscrit au Registre national des marques, il est toutefois incontestable qu'elle connaissait la qualité de licencié DIOR de la société SIL ; qu'en sa qualité de professionnel de la distribution de vêtements, la société COPAD ne pouvait ignorer la législation applicable en matière de droit des marques ; qu'en acquérant des produits dégriffés auprès du licencié DIOR, la société COPAD a commis des actes de contrefaçon de la marque au préjudice de son titulaire ; Alors d'une part, que le titulaire de la marque dont le droit est épuisé ne conserve la possibilité de s'opposer à tout nouvel acte de commercialisation que s'il justifie de motifs légitimes tenant notamment à la modification ou à l'altération de ses produits intervenue ultérieurement, à savoir après la première vente ; que dès lors en l'espèce, la dégriffe intervenue sous la responsabilité du licencié, avant la première commercialisation du produit n'était pas de nature à constituer un obstacle à l'épuisement du droit du titulaire de la marque ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article L 713-4 alinéa 2 du Code de la propriété intellectuelle ; Alors d'autre part, qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si la société COPAD qui avait acquis les produits litigieux auprès du licencié de la société CHRISTIAN DIOR agissant par l'intermédiaire de son administrateur judiciaire et qui ne pouvait avoir connaissance du contenu du contrat de licence non publié, ne pouvait pas légitimement ignorer lors de cette acquisition, que le « dégriffage » des produits avait été effectué au mépris du contrat de licence et sans l'autorisation du titulaire de la marque, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L 713-2 et L 714-1 alinéa 3 du Code de la propriété intellectuelle. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société COPAD de sa demande en garantie dirigée contre la société SIL ; Aux motifs qu'en sa qualité de professionnel de la distribution de vêtements, la société COPAD ne pouvait ignorer la législation applicable en matière de droit des marques ; qu'en acquérant des produits dégriffés auprès du licencié DIOR, la société COPAD a commis des actes de contrefaçon de la marque au préjudice de son titulaire ; Alors que la qualité de professionnel de l'activité dans laquelle surgit le litige est impuissante à exclure par elle-même, la garantie d'éviction ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sur le seul fondement de la qualité de professionnel de la distribution de vêtement de la société COPAD, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1626 du Code civil.Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils, pour la société Christian Dior couture. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR écarté tout fait de contrefaçon à l'encontre des sociétés SIL et COPAD concernant les produits griffés DIOR ; AUX MOTIFS QUE, sur l'absence d'épuisement du droit de marque de la Société CHRISTIAN DIOR COUTURE, "le tribunal a relevé à juste titre qu'il n'était pas contesté que la société SIL avait vendu des produits griffés CHRISTIAN DIOR à la société COPAD, qui exerce l'activité de soldeur, et qu'il n'était produit par ces dernières aucun accord écrit préalable émanant de la société DIOR ; que, tout au contraire, la société DIOR produits aux débats une lettre datée du 17 juin 2002 dans laquelle, en réponse à une requête de la société SIL, elle s'oppose catégoriquement à ce que des produits revêtus de sa marque soient commercialisés dans le cadre de ventes privées pour des raisons de qualité, de la distribution et de prestige de la marque" ; "que la mise dans le commerce des produits DIOR litigieux, réalisée avec le seul accord du licencié agissant en dehors du cadre de sa licence, ne saurait donner lieu à l'épuisement du droit du titulaire sur sa marque, tel que prévu à l'article L 713-4 du Code de la propriété intellectuelle (arrêt attaqué, page 8 alinéas 5 et 6 ; dans le même sens, jugement entrepris, page 6, les deux derniers § et page 1 alinéa 1er)" ; ET ENCORE AUX MOTIFS, sur les produits griffés DIOR, considérant l'article L. 714-1 alinéa 3, 2eme phrase du Code de la propriété intellectuelle, "que ce texte doit être interprété en ce qu'il ouvre la possibilité au titulaire d'une marque d'agir en contrefaçon à l'encontre de son licencié qui, notamment, ne respecterait pas les limites de sa licence en ce qui concerne la qualité des services visés par la marque concédée" ; "qu'en l'espèce, le contrat de licence litigieux imposait au licencié le respect de certaines modalités de distribution des « produits DIOR (article 8.2) ; que, cependant, lesdites modalités de distribution de ces produits, si elles sont susceptibles de constituer des services au sens de l'article L 714-1 du Code de la propriété intellectuelle, ne figurent aucunement au libellé des marques DIOR en cause ; que de tels services ne font en conséquence pas partie des droits conférés par l'enregistrement des marques DIOR, la renommée de celles-ci n 'étant pas de nature à suppléer ce défaut de visa ; que dès lors, la société DIOR ne saurait se prévaloir de ce texte pour fonder une action en contrefaçon de sa marque à l'encontre de son licencié qui n'a pas respecté de telles modalités de distribution (arrêt attaqué, page 9 alinéa 7 à page 10 ler §)" ; ALORS QUE, D'UNE PART, le fait de mettre, pour la première fois, dans le commerce sous une marque, sans l'autorisation de son titulaire, des produits qui ont été régulièrement revêtus de cette marque au stade de la fabrication constitue une contrefaçon ; ET ALORS QUE, D'AUTRE PART, toute commercialisation ultérieure de produits mis sur le marché en l'absence de consentement ou d'épuisement des droits du titulaire de la marque constitue une contrefaçon ; que l'arrêt attaqué a retenu que la Société CHRISTIAN DIOR COUTURE n'avait pas épuisé son droit de marque sur les produits revêtus de sa marque fabriqués par son licencié, la Société SIL, et commercialisés pour la première fois par cette dernière auprès d'un soldeur professionnel, la Société COPAD, sans son autorisation ; qu'en écartant néanmoins tout acte de contrefaçon à l'encontre des sociétés SIL et COPAD concernant les produits griffés DIOR, dont la première mise sur le marché et les reventes ultérieures sont pourtant intervenues sans le consentement du titulaire de la marque, la Cour d'appel n'a pas déduit de ses constatations les conséquences légales qui en découlaient au regard des articles L 713-2, 713-4 et 716-1 du Code de la propriété intellectuelle.